特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイト
本願商標：「ＳｈａｒｅＷｉｚａｒｄ」
１．出願番号 商願２０００－４６１７４
２．商 標 「ＳｈａｒｅＷｉｚａｒｄ」
３．商品区分 第９類：電子機械器具及びその部品
４．適用条文 商標法 第４条第１項第１１号、第４条１項１６号
５．拒絶理由 I.本願商標は、その構成中に、「ある機能を使用するときに必要な設定作業を対話的に案内してくれる機能」を意味する「Ｗｉｚａｒｄ」の文字を有してなるものであるから、これを本願指定商品中、例えば「上記機能に関する電子計算機用プログラムを記憶させた記録媒体，当該記録媒体を搭載（内蔵）した機器」等、上記文字に照応する商品以外に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある（4条1項16号）。II.本願商標は、第4368030号「ＳＨＡＲＥ」に類似する（4条1項11号）。
拒絶理由通知 意見書における反論
（１） 拒絶理由通知書の理由①において、本願商標は、その構成中に、「ある機能を使用するときに必要な設定作業を対話的に案内してくれる機能」を意味する「Ｗｉｚａｒｄ」の文字を有してなるものであるから、これを本願指定商品中、例えば「上記機能に関する電子計算機用プログラムを記憶させた記録媒体，当該記録媒体を搭載（内蔵）した機器」等、上記文字に照応する商品以外に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第４条第１項第１６号に該当すると認定された。
しかしながら、成る程「Ｗｉｚａｒｄ」の文字には、“対話形式によるソフトウェアのガイド機能”の如き意味合いがあるのかもしれないが、本願商標の如く、他のある文字と「Ｗｉｚａｒｄ」の文字とが連結された一連一体の商標の場合にあっては、「Ｗｉｚａｒｄ」の文字を商品の品質表示用語と見るべきではない。
本願商標にあって「Ｗｉｚａｒｄ」の文字は、「魔術師、手品師、名人、達人」等の意味を有する単語であるから、前段の「分け前、割り当て」等を意味する「Ｓｈａｒｅ」の文字と結びついて、全体として「割り当て名人」の如き特定の観念を生じさせるものである。このように本願商標は、全体を一体に把握して初めて一つの特定の観念を生じさせるものであって、前段と後段とを分断して把握したのでは意味がない。それ故、これに接する取引者・需用者は、本願商標を分断して称呼するようなことはないと思料する。
過去の登録例を見ても、現行第９類を指定商品とする登録商標のうち、「Ｗｉｚａｒｄ」の付く登録商標は多数存在するが、やはり、「Ｗｉｚａｒｄ」は審査官の言うような品質表示と扱われるようなことはなく、他の文字と一体となって一つの識別力ある商標を構成するものとして扱われている。
例えば、以下の例は、第９類において、「Ｗｉｚａｒｄ」の文字を含む商標であるが、これらの商標は全て、審査官の指摘するような限定を指定商品に付することなく登録されたものである。つまり「必要な設定作業を対話的に案内してくれる機能に関する電子計算機用プログラムを記憶させた記録媒体，当該記録媒体を搭載（内蔵）した機器」等の限定又はこれに類する限定は、これらの登録商標に係る指定商品には全く付されていない。
ａ．第3263684号（H09.02.24登録）「ＮｅｔＷｉｚａｒｄ」（第１号証）、
ｂ．第3331092号（H09.07.11登録）「ＳｕｐｅｒＷｉｚａｒｄ／スーパーウィザード」（第２号証）、
ｃ．第4085055号（H09.11.21登録）「ＶｉｅｗＷｉｚａｒｄ」（第３号証）、
ｄ．第4142953号（H10.05.08登録）「ＣｕｔＷｉｚａｒｄ／カットウィザード」（第４号証）、
ｅ．第4183373号（H10.09.04登録）「ＳｃａｎＷｉｚａｒｄ」（第５号証）、
ｆ．第4243819号（H11.02.26登録）「ＰＡＮＯＲＡＭＡ ＷＩＺＡＲＤ」（第６号証）、
ｇ．第4365086号（H12.03.03登録）「ＳｅｒｖｅｒＷｉｚａｒｄ」（第７号証）、
ｈ．第4392087号（H12.06.16登録）「ＢｕｓＷｉｚａｒｄ」（第８号証）、
ｉ．第4446430号（H13.01.19登録）「ＲｅｐｌｉｃａｔｉｏｎＷｉｚａｒｄ」（第９号証）。
もし、審査官が言うように、「Ｗｉｚａｒｄ」の文字が直ち対話形式のガイド機能を有するソフトウェア等の意味合いを起こさせ、商品の品質を表示するものに過ぎないとすれば、「Ｗｉｚａｒｄ」の文字を含む商標に係る指定商品は、「ある機能を使用するときに必要な設定作業を対話的に案内してくれる機能を備えた○○○○」とでも記載しなければ登録にならないということになるのであろうが、実際には、その様な限定を付さなくとも第１号証～第９号証のように数多く登録されている。しかも、これらの登録例は、何十年も前の話というのではなく、ごく最近（５年以内、最近では今年）の登録例であって、決して時代の変遷により意味合いが変更されてきたという理屈で片付けられるような時間的なずれはない。本願商標に係る指定商品にのみ、審査官の指摘するような限定を指定商品に付さなければならないという理由は全くないであろう。 よって、本願の指定商品は、この記載のままでも、今までの登録商標と同様に商品の品質について誤認のおそれはなく、商標法第４条第１項第１６号に該当することはないものと思料する。
（２） 次に、拒絶理由通知書の理由②において、本願商標は、登録第4368030号商標「ＳＨＡＲＥ」（以下、引用商標という）と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第４条第１項第１１号に該当すると述べている。しかしながら、本願商標はあくまでも「ＳｈａｒｅＷｉｚａｒｄ」という一連一体の商標であって、「Ｓｈａｒｅ」のみを要部として把握できるようなものではないから、前記審査官の認定には承服できず、以下に意見を申し述べる。まず、本願商標は、英語で「分け前、割り当て」等を意味する「Ｓｈａｒｅ」の文字と、同じく「魔術師、手品師、名人、達人」等を意味する「Ｗｉｚａｒｄ」の文字とを連結して一体一連に構成した態様であるから、「ＳｈａｒｅＷｉｚａｒｄ」全体で、「割り当て名人」とか「割り当ての魔術師」とかの特定の観念を生じさせるものである。それ故、本願商標は、この特定の観念をイメージさせるために常に一連一体に把握すべき商標であって、前段の「Ｓｈａｒｅ」と後段の「Ｗｉｚａｒｄ」とを分断して別々に把握すべきものではないと考える。別々に称呼・観念したのでは、「割り当て名人」という特定の観念が生じ得ず、従って、そのような分断の仕方は取引者・需用者がするはずはないし、出願人も予定してはいない。 しかも、本願商標は、前段の「Ｓｈａｒｅ」と後段の「Ｗｉｚａｒｄ」とが軽重の差なく、且つ間隔を開けることなく一連に配置されているので、一連に「シェアウィザード」と称呼するのが自然であって、わざわざ前段と後段を分断して称呼するようなことはない。このように、本願商標は、常に「ＳｈａｒｅＷｉｚａｒｄ」と一体に把握し、称呼観念すべき商標である。
これに対し、引用商標は、あくまでも英語の「ＳＨＡＲＥ」からなるものであって、単に「分け前、割り当て」等の観念を生じ、単に「シェア」の称呼を生じるものである。従って、本願商標の「ＳｈａｒｅＷｉｚａｒｄ」は、引用商標「ＳＨＡＲＥ」とは、外観、称呼及び観念において、紛れることのない非類似の商標であると考える。このことは、例えば、日本ビクター株式会社の登録商標第1727816号「ＰＡＮＯＲＡＭＡ／パノラマ」（昭和５９年１１月２７日登録）（第１０号証）が存在するにも拘わらず、その後の出願に係り且つ指定商品を同一又は類似とするキャノン株式会社の「ＰＡＮＯＲＡＭＡ ＷＩＺＡＲＤ」（平成１１年２月２６日登録：前記第６号証）が登録されている事実からも伺い知ることができる。つまり、審査官のような見方をもし仮にしたならば、「ＰＡＮＯＲＡＭＡ ＷＩＺＡＲＤ」は「ＰＡＮＯＲＡＭＡ／パノラマ」の存在によって拒絶されていなければならないはずなのに、現実には登録されているのである。これは、「ＰＡＮＯＲＡＭＡ ＷＩＺＡＲＤ」の商標を一体の商標として把握したからに他ならない。本願商標とて同様であろう。常に、一体のものとして把握すべきものである。以上のような次第であるので、本願商標と引用商標とは、外観および観念上類似しないことは勿論、称呼上も語感語調を全く異にし、聴者をして決して紛れることはないものと思料する。よって、本願商標と引用商標とは非類似の商標であり、本願商標は商標法第４条第１項第１１号の規定に該当するものではないと考える。
（３）以上のように、本願商標は、商標法第４条第１項第１６号の規定に該当するものでも、商標法第４条第１項第１１号の規定に該当するものでもないと考えます。
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