どのような場合に商標の不使用が許容されるのか
米国の連邦登録の商標を維持する場合には、5年目－6年目の中間時期や９年目－１０年目の更新時期で、それぞれ商標を使用していることを宣誓し、その商標を使用していることを証拠として提出する必要があります。しかし、時として予定通りにはいかずに商標を使用できない場合が生じたときには、このような正当な理由を明らかにしながら、不使用の証明をして商標登録を維持することができます。もし、商標の使用を証明できず、不使用についてもその理由を証明できない場合には、その商標は放棄されたものと見做され、権利は失効します。
不使用の証明
商標が3年間連続して使用されておらず、商標権者が商標の使用を再開するために何もしなかった場合、米国特許商標庁は商標権者が商標を放棄したものとみなすことができます。(15 U.S.C. §1127) 同法第 8 条(b)(2)(B) は、宣誓供述書には「提示を含むものとする」つまり証拠を暗示する文言を含まなければならないと規定しているため、単に特別な事情が存在し、商標を放棄する意図がないことを述べるだけでは不使用の証明としては十分なものとはなりません。In re Conusa Corp., 32 USPQ2d 1857 (Comm’r Pats. 1993) 商標権者は、商標を放棄する意図がないことを示すことに加えて、不使用が商標権者のコントロールを超えた特別な事情によるものであることを示す必要があります。多区分の登録では、宣誓供述書または宣誓供述書が関係する区分ごとに不使用に関する事実を説明するか、記載された事実が全部の区分に適用されることが明らかにする必要があります。
不使用が認められる例と認められない例 (from TMEP §1604.11; §1613.11も同じ)
| 事由 | 米国特許商標庁の見解 |
| 業務上の意思決定 | 業務上の決定に関連する不使用は商標権者の制御の範囲外ではなく、不使用の正当な理由にはなりません。 |
| 需要の減少 | 商標の下で販売されている製品の需要が減少し、その結果としてその製品が無期限に販売中止になったとしても、不使用の理由にはなりません。 宣誓供述書または使用または不使用の言い訳の宣言の要件の目的は、社会的または経済的状況の通常の変化により使用されていない商標の登録を排除することです。In re Conusa Corp., supra; In re Parmalat S.p.A., 32 USPQ2d 1860 (Comm’r Pats. 1991); Ex parte Astra Pharm. Prod., Inc., supra; Ex parte Denver Chem. Mfg. Co., supra. |
| 貿易禁止または商標権者の制御を超えたその他の状況 | 登録所有者が商取引において商標の使用を継続する意思と能力があるにもかかわらず、禁輸措置によりそれができない場合、不使用は許容されるとみなされる場合があります。 |
| 事業の売却 | 事業売却による一時的な不使用は、許されるとみなされる場合があります |
| 設備変更 | 工場や設備の改修による生産中断により一時的に商標が使用できなくなり、予定時刻に再度生産が可能となる場合があります。 ただし、設備変更による不使用は商標権者が設備変更中のプラントまたは設備が商品の生産に不可欠であり、代替設備が市場で入手できないことを示した場合にのみ許されます。 In re New Eng. Mut. Life Ins. Co., 33 USPQ2d 1532 (Comm’r Pats. 1991). |
| 受注文済み | 製品が迅速または大量に生産できないタイプ (例: 飛行機) であるにもかかわらず、既に注文があり、その注文を満たすための活動がある場合、不使用は許容されると考えられる場合があります。 |
| 病気、火災、その他の大災害 | 病気、火災、その他の大災害により、一時的に使用できなくなる状況が生じる可能性がありますが、商標権者は使用を再開するための取り決めや計画の概要を説明することができます。 このような不使用は、多くの場合、許されます。 しかし、商標権者が病気で業務を遂行できないという単なる陳述だけでは、不使用の言い訳にはなりません。 商標権者は、その事業が自分の存在なしでは継続できない事業であることを示さなければなりません。 In re New Eng. Mut. Life Ins. Co., 33 USPQ2d 1532 (Comm’r Pats. 1991). |
| 販売代理店との交渉 | 商標の使用再開を可能にする協定を交渉する取り組みについて言及したり、商品のサンプルが潜在的な販売業者に出荷されたという記述は、商標を放棄する意図がないことを証明する可能性がありますが、商標の存在を証明するものではありません。In re Parmalat, 32 USPQ2d at 1860; In re Moorman Mfg. Co., 203 USPQ at 712. |
| 外国での使用 | 外国での商標の使用は、米国議会によって規制される可能性がある商業における商標の正当な不使用とは何の関係もありません。 In re Conusa Corp. , 32 USPQ2d at 1857. |
| 様々な商品・役務での商標の使用 | 登録に記載されているもの以外の商品/役務での商標の使用は、特別な状況または商標を放棄する意図の欠如を証明するものではありません。 Ex parte Kelley-How-Thomson Co.、40 で 118 USPQ。 |
| 別の形式での商標の使用 | 実質的に異なる複合商標の重要な部分として商標を使用しても、問題となっている商標を使用しなかったことは免除されません。 In re Cont’l Distilling Corp.、254 F.2d 139、117 USPQ 300 (C.C.P.A. 1958)。 |
| COVID-19 | 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) が商標権者自身若しくは商標権者のビジネスに直接的な影響を及ぼし、一時的な商標の使用を妨げている場合には、救済の可能性があります。 |
COVID-19の場合の提出書類
COVID-19の場合は次の書類を提出します。
- 新型コロナウイルス感染症があなたやあなたのビジネスにどのような影響を及ぼし、登録対象の製品やサービスに対する商標の使用を一時的に停止する原因となったのかについての説明
- 商標が最後に使用された日付
- 使用を再開するために行っている手順
- 商標の使用を再開すると予想されるおおよその日付
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