1.使用主義を支える使用供述書・使用宣誓書
米国特許商標庁では、連邦の商標登録に記載される指定商品・指定役務については”全て使用している”としてその登録情報を維持しており、その商標について使用していない商品や役務を登録しておくことはしない方針を打ち出しています。それは、日本のように或る区分内の指定商標や指定役務については使用の有無に拘わらず同じ料金なので全部権利として確保するようなやり方とは大分異なっていることが分かります。2021年年末に施行される商標近代化法(TMA)では、登録から5-6年目までは使用の証拠が不要とされたマドプロベースの出願に対しても取消(expunge)請求でき、登録と使用が表裏一体化する傾向が強くなってきています。
ところで使用供述書・使用宣誓書には、不使用について正当な理由を述べない限りは使用見本を提出することとされています。登録したり、さらにはその登録を維持するためには、適切な使用見本(Specimen)をタイムリーに提出することが求められています。出願と同時に使用見本を提出する場合は、一般にUse in Commerceと呼ばれており、出願ベースは1aとなります。使用供述書はallagation of use (AOU), より具体的にはstatement of use(SOU)又はamendment to allage use (AAU)の形式で申請され、1bベースの出願についての登録前に提出されます。使用宣誓書はdeclaration of use(DOU)で登録後の5-6年目や9-10年目などの更新時に提出します。使用宣誓書を提出する場合には、既に登録されている全ての商品・役務について使用していることを宣誓する必要があります。出願時の代理は登録により終了しているとUSPTOは見做していますので、登録後の最初の手続で異なる代理人により手続する場合には、その手続きの代理人は、登録された弁護士(attorney of record)にUSPTOで自動的に記録されます。
2.使用見本の原則的なルール
2-A.取引での使用 (Use in Commerce)
米国での商品販売や役務の提供が実際に行われていることが必要です。米国以外の外国での使用はここでの取引での使用となりません。日本だけでしか販売していない場合は米国での取引の要件を満たさないことになります。米国はその属地も含んでおり、グアム、プエルトリコ、米領サモアも含みます。しかし日本にある米軍基地は米国には含まれません。また使用は、使用の証拠を作るための見せかけのもの(token use)であっては取引の要件を満たさないことになります。デジタル的に加工した使用見本や模造品を撮影した使用見本も実際に取引を反映しないものとして拒絶の対象となります。特に画像のデジタル加工処理をしたか否かを精度良く判定するソフトウエアを導入済みであることを米国特許商標庁は公言していますので、マークを加工して適当な画像を作る場合は見抜かれるものと思います。
2-B.商品なのか役務なのか
次に証拠を提出する対象なのは、商品なのか役務なのかをはっきり区別する必要があります。商標を使用している対象が商品の場合は、広告では使用の証拠とならない原則があります。一方役務商標の場合は広告であっても良く、商標と役務の内容を示すチラシ、パンフレットなどであっても証明可能です。
2-C.商品についての使用見本(Specimen for goods)
商品についての使用見本は次の写真等です。a) 標章を備えた実際の商品、b) 標章を備えた、その商品の実際の容器、包装、タグ、またはラベル、c)標章を示し商品と直接関連する売り場となる表示(point of sale display)。また、商品についての使用見本を提出する場合、広告は一般的に受理される(acceptable)資料とはなりません。Websiteは一般的に広告として把握されますが、それだけでは充分ではなく、使用見本とするためにはWebsiteにECサイトのカートやショッピングバックのような販売若しくは注文する手段が必要です。
2-C-1.標章を備えた実際の商品
Reg.2941846 | Accepted |
G&S:025 golf shoes and spikes | |
商標がSTANDARD CHARACTERであり、字体や配列は変更されていても問題なし |
Reg.4223604 | Unaccepted and Resubmitted |
Shoes; Footwear |
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G&S | 本願のマークは、使用見本に表示されているマークと一致していません。 この場合、願書にはSTEALTHとしてマークが表示され、使用見本にはSTEALTHONEおよびSTEALTHC4としてマークが表示されています。 |
Reg.6482358 | Rejected and Accepted |
G&S: 025 Pants; Shirts, etc. 028 Basketballs; etc. |
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本件は、最初の使用見本では申請されたマークがバスケットボール自体に表示されないため、デジタルで作成または変更されたように見えるとして拒絶され、再提出しています。 |
Reg.3660040 | Unaccepted and Resubmitted |
G&S: 09 sunglasses |
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デジタル化された画像が小さすぎ、技術的な問題のために判読できず、特定された商品やサービスの商取引で使用されている出願の標章が明確に示されていないため、使用見本は受理されません。 |
Ser.87749350 | Unaccepted |
G&S: 08 Hand-operated agricultural implements, namely, broadforks; Hand tools, namely, flaring tools; Hand-operated cutting tools; Knives, forks and spoons; Non-electric pizza cutters; Non-electric razors; Pizza cutters, non-electric; Scissors; Table knives, forks and spoons for babies; Tool belts; Wire strippers; Fertilizer scoops; Hand tools, namely, graving tools; Hand-operated pipe cutters; Hand-operated sprayers for insecticide; Manicure sets |
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使用見本は、商品、パッケージ、商品に貼付されたタグまたはラベル、または商品の陳列に付けられたマークを示し、商品が実際に商取引で販売または輸送されて販売される場合にのみ、商品の商取引で使用されるマークを示します。 記録された使用見本はデジタル的に作成または変更されているように見えるか、そうでなければ模造品であるため、実際に商取引で使用されているマークを示しているようには見えません。 |
2-C-2.商品の実際の容器、包装
Reg.2976900 | Accepted |
G&S: cosmetics, perfumes, cosmetic soaps, hair lotions |
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パッケージで、SEKKISEIの文字列が漢字の雪肌精の真下でなくとも受理されています。 |
Reg.4065641 | Rejected for one class and Submitted again |
G&S 03 Polish cleaning preparations for musical instruments; oils for cleaning musical instruments 04 Grease and lubricating oil for use on musical instruments |
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最初の提出時では、「guitar fretboard cleaner」と記載されている商品に貼付されたマークの使用を示しているように見えるため、上記商品はクリーニングを目的としており、見本は国際分類のクラス03の商品(つまり「楽器をクリーニングするためのオイル」)にのみ使用できます。 当該見本は、国際分類クラス04の指定商品のいずれにも受け入れられませんと判断され、クラス04の商品の写真を再提出しています。 |
Ser.90358316 | Unaccepted and Resubmitted |
G&S 014 Bead bracelets |
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提出された見本からは、バッグが出願人のビーズブレスレットの容器またはパッケージであるかどうか、または出願人のビーズブレスレットが提出された見本に示されているバッグに入っているかどうかは不明と判断され、見本を再提出しています。 |
2-C-3.商品の実際のタグ、ラベル
Reg.6393321 | Unaccepted and Resubmitted |
G&S 033 Wine; Sparkling wines; Sparkling fruit wine; etc. |
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出願人は、指定商品に関する情報からなる「メディアキット」を提出しましたが、広告は商品の使用見本として認められません。広告は原則として認められませんが、例外的に販売場所での表示における広告であれば認められることもあります。 |
Reg.5157331 | Unaccepted and Resubmitted |
G&S Watches and parts thereof. |
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最初に提出された使用見本は、単に図面、写真、または申請された商標の作成されたコピーに過ぎないとして拒絶されています。再提出で受理されています。、 |
Ser.87625558 | Unaccepted |
G&S: 018 Canes; Leather leads | |
G&S | 出願にかかるマークは、紐で商品に貼られた無地の白いラベルに表示されていますが、他人つまりJUNGLELEOPARDの商品に対して出願にかかるマークが付いたラベルを示しているように見えます。 |
Reg.3746567 | Unaccepted |
G&S 030 Coffee and tea; Tea |
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ラベルをよく見ると、本来、提供者の名称やアドレスが入る部分が単に”Lorem Ipsum dolor…”となっており、印刷のゲラ刷り(printer’s proof)に過ぎないと判断されてます。From USPTO Webiner |
2-C-4.POS(point of sales)での販売表示
Reg.3684304 | Accepted |
G&S: 032 Soft drinks |
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販売場所での商標の表示の写真も使用見本となります。指定商品は自動販売機ではなくソフトドリンクですが商標を表示する自動販売機の写真で使用見本として受理されています。 |
2-C-5.電子的な表示
商品についての使用見本をWebpageのScreenshotで提出する場合には、そのWebpageのURLとアクセスした日付、そして商品が分かる写真と、その近くに存在するマーク(標章)が必要であり、さらに注文する手段としてのカートやそれと同等な注文のためのページなどが用意されていることが必要です。
Reg.1242974 | Accepted |
RUBIK’S CUBE G&S: 028 Puzzles |
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矢印のところにカートのアイコンがあり、注文する手段が備わっていることが分かります。注文する手段がない場合は、原則として広告として扱われ、他の証拠がなければ受理されないことになります。 |
Reg.3361597 | Accepted |
G&S 025 women’s high fashion designer footwear |
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カートの代わりに小さなショッピングバックのアイコンがあります。また、サイズをオーダーするボタンもページ内にあります。いわゆる“Louboutin red”はPantone 18 1663TPになります。 |
2-D.役務についての使用見本(Specimen for services)
Reg,6401882 | Accepted |
G&S: 037 Plumbing services |
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商標にplumbingの文字があるので、作業車両のボディのペイントだけで配管の役務を行っていることが理解される。 |
Reg.6084291 | Accepted |
G&S: 044 Dentistry services |
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歯科医院の外観 |
Reg.2901090 | Accepted |
G&S: Transportation and delivery of personal property by air and motor vehicle |
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本件は色彩のみからなる商標で、運送作業の写真を使用見本としています。 |
Reg.1527389 | Accepted |
G&S: 039 AIR TRANSPORTATION OF PERSONS, PROPERTY AND MAIL |
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Service MarkはWebsiteを有効に活用することが使用見本提出の王道となりつつあります。 |
Reg.4683502 | Unaccepted and Resubmitted |
G&S: 042 Consulting services in the fields of selection, implementation and use of computer hardware and software systems for others; Design and creating web sites for others; Design and development of computer software; Design and development of computer software for the improvements of purchasing functions of business, etc. |
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出願時に提出された使用見本は名刺の印刷見本(printer’s proof)やレターヘッドで、指定役務についての関連性がないとして不受理とされ、その応答でサービスについて関連するウェブサイトのスクリーンショットを提出しています。 |
2-E.いくつかの商品・役務、商標の具体例
2-E-1.飲食店
Reg.3678491 | Accepted |
G&S: 043 Restaurant services |
2-E-2.本・雑誌
Reg.754203 | Accepted |
SPORTS ILLUSTRATED
G&S: 016 Weekly Magazine |
2-E-3.ソフトウエア
Reg.5448706 | Accepted |
G&S: 09 computer operating software, computer browsing software, namely, software for browsing the global computer network and private networks, computer software for providing access to the Internet |
2-E-4.電気・ガス
Reg.4297019 | Accepted |
G&S: 039 Public utility services in the nature of the provision and distribution of electricity; transmitting, transporting, storing, and distributing of energy commodities, namely, electricity [ and natural gas ]; arranging for transmission, transportation, storage, and distribution of energy commodities, namely, electricity [ and natural gas |
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2-E-5.音商標
Reg.2814082 | Accepted |
G&S: 05 Medicated transdermal patches, plasters, pads, gels and sprays for the temporary relief of the aches of rheumatoid arthritis, and the aches and pains of muscles, joints and tendons |
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3.使用見本の拒絶(Specimen Refusal)
3-A.使用見本の不一致
3-A-1.商標が不一致
Reg.6445519 | Unaccepted and Mark Drawing Switched |
G&S: 028 Billiard bridges |
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最初の拒絶理由通知では、「使用見本はSURESHOTという単語の真ん中に、詳細がないプレーンなプールキューが存在するというマークを表示しています。ところが、商標見本では、キューの基部と中央にデザインがあり、キューにプラスチックとフェルトの先端がある非常に詳細なプールキューが含まれたマークになっています。商標見本のマークに関する前述の詳細のすべてが使用見本のマークに存在している訳ではないため、使用見本のマークは商標見本のマークと一致しません。」と指摘されました。拒絶対応では商標見本を使用見本に合わせる補正を選択しています。ECサイトのWebpageを再提出。 |
Reg.2965194 | Unaccepted and Resubmitted |
G&S: 035 Distributorship in the field of fine chemicals |
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1)出願人はマークの特徴として色を主張しているため、出願人は主張された色の使用を示す色付き見本を提出する必要があります(出願人はスキャンされた白黒画像を提出しました)。2)今回の見本は、指定されたサービスのマークの使用を証明していません(使用見本は、一部の広告カバーページにマークを示しているだけで、そのサービスの提供については説明していません)請求書、発表、注文書、請求書、リーフレット、パンフレット、宣伝用のリリースやその他の印刷された広告資料は、一般的に受け入れ可能な役務商標の使用見本です。 |
3-A-2.商品が不一致
Ser.90311525 | Unaccepted |
G&S: 025 Beanies; Bikinis; Blazers; Hats; Heels; Pajamas; Scarves; Slippers; Sneakers; Socks; Sweaters; Sweatshirts; Vests; Belts; Bow ties; Denim jeans; Denim skirts; Flip flops; Gloves as clothing; Henley shirts; Hoodies; Neckties; etc. |
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G&S | 出願人のデザイン/ワードマークは、ウェブサイトの左上隅に表示されます。 この方法は、オンライン小売店サービスのサービスマークとしてのみ表示されます。 マークは、国際クラス25の申請された商品のいずれにも表示されておらず、関連して表示されていません。したがって、そのような資料は単なる広告であり、商品の見本としては受け入れられません。 |
Ser.90491495 | Unaccepted |
G&S: 012 Adhesive rubber patches for repairing tubes or tires; Air pumps for bicycles; Anti-skid studs for vehicle tires; Anti-theft automotive alarms; Brake pads for automobiles; etc. |
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見本には、出願人が販売した自転車のサドルの電子POSディスプレイと写真が表示されてます。 ただし、出願人の指定商品には自転車のサドルは含まれていません。また、指定商品のどの商品にも自転車のサドルは含まれていません。 したがって、使用見本には、国際クラス012の指定された商品のいずれかに関連して商取引で使用されるマークは表示されていません。 |
3-A-3.役務が不一致
Ser.88771855 | Unaccepted |
G&S: 035 E-commerce based order fulfillment services in the field of IT parts ordered by customers |
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使用見本は、注文履歴やブラインド配送など、小売店のチェックアウト機能を識別するために使用されているマークを示しています。しかし、出願人が他者へのオーダーフルフィルメントサービスの提供に関連してマークを使用していることを示すものではありません。また、使用見本には、ウェブサイトのURLや、ウェブサイトの見本に必要なウェブサイトの印刷日やアクセス日は含まれていません。 したがって、使用見本は、使用明細書に記載されている国際クラス35サービスに関連してマークが使用されていることを立証するには不十分です。 |
3-B.Website/Webpageを使用見本とする場合の特別ルール
Ser.88845023 | Unaccepted |
G&S: 041 Music, art, merchandise, and music producer |
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使用見本がウェブページの見本として受け入れられないため、登録は拒否されます。 印刷/アクセスに必要な日付がありません。 |
Reg.2180647 | Accepted |
GNC
G&S: 05 dietary supplements |
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原則的にWebpageは広告と見做され、URLとアクセス日付及び注文手段が必要とされますが、例外的にはwebpage内の写真が商品を撮影したもので、証明しようとする商標自体も商品に表されて明確な場合は、URLとアクセス日付及び注文手段は不要とされています。例えば、パッケージにマークと商品が何かが明確に分かる写真の画像を載せたwebpage。 |
3-C.デジタル的変更や作為的見本
Reg.6438052 | Unaccepted and Resubmitted |
G&S 09 Eyeglasses; Headphones; Computer keypads; DVD burners; Personal stereos; Protective cases for smartphones; Sirens for vehicles; Tool measuring instruments; Touch screen pens; Wireless computer peripherals |
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出願人の商品に表示されているマークは、消費者に提示されるものではなく、無計画に貼られているように見えるため、標本は模造品のように見えます。 マークは簡単に剥がせるステッカーで付けられているようです。 携帯電話のケース業界では、商標を商品から簡単に削除することは一般的ではありません。 |
3-D.単なる装飾(Merely Ornamental)
Ser.88927261 | Unaccepted as MERELY ORNAMENTAL |
G&S 021 Mug trees; Mugs; Mugs of precious metal; Mugs, not of precious metal; Beer mugs; Coffee mugs; Coffee cups, tea cups and mugs; Cups and mugs; Earthenware mugs; Glass mugs; Insulated mugs; Porcelain mugs; Travel mugs; Vacuum mugs 025 T-shirts; T-shirts for men, women, children; Graphic T-shirts; Short-sleeved or long-sleeved t-shirts |
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本件では、見本に示されているマークは、デザインおよび/または出所表示以外の場所に飾られていおり、シャツなどの単なる装飾的または装飾的な特徴として認識されます。 |
4.使用見本の拒絶を受けた時の対応
対応方法は通常拒絶理由(Office Action)に記載されています。外国人の場合は、応答にUS-licensed attorney(米国弁護士)の代理が必要です。
4-A 提出した使用見本について拒絶の場合
出願時に提出した使用見本について拒絶されている場合は、1)証拠を集めて使用見本を受理しないことに反論する、2)使用見本の再提出か、3)出願のベースを1aから1bに変更してITU出願にするを選択することができます。提出した証拠に疑問がある場合には、追加の情報を求められることがあります。出願が1aベースのままの場合は再提出する見本の使用は出願前であることが必要です。出願が1bベースであり、6か月づつ延長したところの現在の期間で提出した使用見本について拒絶されている場合は、同じ6ヶ月の期間での使用見本の再提出か、或いは保険的な延長請求をしてもう6ヶ月の提出期間を得ることも可能です。登録後の手続きでは、見本の拒絶に対して、1)Petition to Director, 或いは2)期限内の見本の再提出の選択になります。
4-B 使用見本と商標見本が異なる場合
使用見本と願書に添付した商標見本が異なると判断された場合には、1)証拠を集めて使用見本を受理しないことに反論するか、2)使用見本の再提出か、3)願書に添付した商標見本の補正を選ぶことも可能です。商標見本の補正は日本の実務にはない選択になります。
4-C 単なる装飾との拒絶
単なる装飾との拒絶に対しては、1)使用見本の再提出、2)補助登録への補正、3)出願した標章には識別力があるとの証拠の提出、4)標章は既に出所表示機能があるとの証拠、の4つから選んで対応することができます。“Ornamental” Refusal Page
4-D Auditに選択された場合
Auditに選択された場合には、Auditで示す商品及び役務について追加の使用見本を宣誓書と共に提出する必要があり、同時に使用していない商品及び役務については削除する必要があります。Auditに選択される条件は次のとおりです。8条若しくは71条の使用宣誓書の提出に伴って、1)少なくとも1つのクラスに4つ以上の商品または役務を有している場合、若しくは2)少なくとも2つ以上のクラスに2つ以上の商品または役務を有している場合です。例えば、18類の1つのクラスで、財布、長財布、バックパック、鞄用タグ、スーツケース。或いは例えば、長財布、スーツケース(18類)、被服、すなわちシャツ、ショーツ、ズボン、コート、帽子(25類)、レンタル衣服の店舗(35類)Post Registration Audit Program
5.使用見本の電子的な要件
JPGファイル
米国特許商標庁に提出できるJPGファイルは5MB若しくはそれ以下に制限されています。ファイル名は256文字までで、.jpgの識別子を含みます。
PDFファイル
米国特許商標庁に提出できるPDFファイルは30MB若しくはそれ以下に制限され、全てのファイルは300 DPIで保存する必要があります。また、ページサイズは14 x 14 inches若しくはそれよりも小さいサイズとされます。
6.使用見本についてのYoutube動画(英語)
Trademark specimens for experienced filers、1:31:53
本ページの幾つかの例は当該動画に基づいています。
当サイト内の関連ページ
米国特許商標庁の使用証拠検査制度
米国商標実務 商標使用の証拠としてのウエブページ
米国商標実務: 使用証明についての変更点(延長されて2019年2月15日施行)
米国商標実務 使用についての供述書・宣誓書
米国商標 使用見本抗議メール試用プログラム | 米国特許商標庁 (USPTO)
米国 商標近代化法(Trademark Modernization Act of 2020)
米国商標登録出願(直接)† 手続概要と費用