米国商標実務 保険的な延長請求

米国商標実務 保険的な延長請求(“insurance” extension request)の概要

米国で商標を登録する場合に、ITU出願（Intent to Use）の形式で出願した場合（1(b)）では、登録要件を満たしたと判断されて許可通知(Notice of Allowance)が出された後に、商標を使用している旨の使用供述書（Statement of Use）を使用の証拠（Specimen）共に米国特許商標庁に提出することになります。しかし、許可通知を受けた後も商標を使用することができていない場合には、使用供述書を提出できる期間についての６か月の延長（最大５回）をしている間に、使用供述書を提出する必要があります。使用供述書の証拠が揃ったところで出願人は、使用供述書を提出することができますが、使用供述書を提出した後にそれが不受理（NOTICE THAT STATEMENT OF USE (SOU) IS INCOMPLETE）と判断されることもあり、その際に期限を過ぎてしまった場合では、新たな証拠の提出や欠陥を是正する証拠の提出は期限を徒過した提出に陥る可能性もあります。そこで実務的には、使用供述書の提出期限が近い時点での使用供述書の提出の際には、”保険(insurance)”として使用供述書を提出しながらも、延長請求をすることもあります。

提出した使用供述書が受理されれば保険的な延長請求は無駄にもなりますが、使用供述書が駄目だっだ場合には延長期間内（すなわちプラス６か月）でのやり直しができます。ただし、保険的な延長請求ができるのは１回だけで、延長請求を１回行えば更なる延長請求はできません。また、既に５回の延長請求を行っている場合には、保険的な延長請求をすることはできません。また、延長請求には費用がかかりますが、その延長費用（125ドル/class）は使用供述書の受理・不受理に拘わらず返金されることはありませんので、掛け捨ての保険の様ではあります。保険的な延長請求は使用供述書の提出と共に若しくは使用供述書の提出の後で請求することができます。複数の区分を指定している出願についての保険的な延長請求は原則的に全ての区分に対して行うことになりますが、一部の区分に対して保険的な延長請求をする場合には、請求しない区分を削除するか、分割するかの選択が必要となります。

保険的な延長請求の目的

保険的な延長請求は、使用供述書に問題がある場合に備えた時間稼ぎとして機能します。通常、使用供述書の受理・不受理の判断は概ね２週間程度はかかります。例えば、6か月の期間内で最初の３か月ぐらいであれば、使用供述書が不受理となった場合でも期限内に使用供述書の欠陥を直すことも可能です。しかし、使用供述書の提出が残り１か月のような場合では、確実に受理される証拠を提出するか、不受理の可能性もある場合には、保険的な延長請求もした方がよりリスクの低い手続となります。使用供述書に問題がある場合とは、例えば、ウェブサイトに商標の画像を表示させたが、出願した商標とは同一ではない場合や、商標は表示されているが、商品や役務との関係が不明な場合、商品を販売するウエブサイトであってもカートなどの販売手続に進まないサイトの場合などがあります。

保険的な延長請求の具体例

TMEP Sec.1108.03より
例１：許可通知が２０２０年４月１０日に出され、出願人が２０２０年１０月１０日に使用供述書（SOU）を提出しましたが、保険的な延長請求はしませんでした。２０２０年１０月１０日よりも後では、保険的な延長請求はできません。期限を過ぎています。
例２：許可通知が２０２０年４月１０日に出され、出願人が２０２０年１０月１０日よりも前に、使用供述書（SOU）を提出し保険的な延長を請求しました。延長請求が認められば、２０２１年４月１０日まで使用供述書（SOU）の欠陥を是正することができます。
例３：許可通知が２０２０年４月１０日に出され、出願人が２０２０年４月１１日に使用供述書（SOU）を提出しました。その後、出願人が２０２０年１０月１０日よりも前に保険的な延長を請求し、その延長請求が認められば、２０２１年４月１０日まで使用供述書（SOU）の欠陥を是正することができます。
例４：許可通知が２０２０年４月１０日に出され、出願人が２０２０年１０月１０日までに通常の延長請求をしました。この場合は、出願人は２０２１年４月１０日までに使用供述書を提出するか、２回目の延長請求をすることができます。もし出願人が２０２１年４月１０日までに使用供述書を提出し一緒に保険的な延長請求もした場合には、２０２１年１０月１０日まで使用供述書（SOU）の欠陥を是正することができます。しかし、さらにその後に延長を請求することはできません。

Maximizing Use of Insurance Extension When Filing Statement of Use
米国商標実務　使用についての供述書・宣誓書

Loading