外国で商標登録をしたい 初心者向け 🔰 vol.2

僕は去年始めたメキシコ料理店をロサンゼルスと台北に展開したいと思っているんだ。以前相談した、飲み仲間のおっちゃんにまた聞きに行こう。

こんにちは。商標はビジネスを展開する際には外国でも勿論重要だよ。日本での商標登録は日本だけの話で、外国で商品を売ったり、サービスを提供しようとする場合には、原則的にその国で商標の権利を取る必要があるんだよ。商標権は国ごとが原則だね。これは専門的には属地主義（その国の範囲内でのみ保護されること）と呼ばれてるんだよ。

アメリカと台湾で商標登録することが望ましいね。

それは、国際登録された商標という意味だと思うけど、マドリッド協定議定書に基づく商標の国際登録について言っていることになるだろうね。マドリッド協定議定書は英語でマドリッドプロトコルとも呼ばれ、略称はマドプロになるかな。マドリッド協定議定書に基づく国際登録の制度自体をマドリッド制度（Madrid System）とも呼んだりするんだよ。

マドリッド制度だからスペインに出願するとう訳ではないよ。議定書が制定された都市名をつけるというのが昔からの習わしだね。知的財産ではパリ条約があったり、意匠権にはハーグ条約があぅたりするけど、これらも都市名だよね。ところでマドリッド制度を活用すれば、外国での権利を取得することができるんだけど、自動的に世界中の権利が貰えるわけではないんだ。

国際登録には、権利を発生させる国を指定するようになっているんだよ。権利を発生させる国は指定国と呼ばれるんだ。国際登録といっても数十カ国の指定国で有効な商標登録だったり、２，３の指定国だけの場合もある。どのぐらいの国を指定しているかは商標ごとに違うので世界所有権機関（WIPO）の登録を調べてみないとわからないかな。

]勿論、それぞれの国で商標登録はできるよ。通常は、出願すると審査があって、審査を通過すると登録になる制度になっているね。マドリッド制度の加盟国でも、その国の商標登録の全部が国際登録ではなく、通常の商標登録と国際登録の商標登録が両方存在するような制度になっているはずだね。日本も通常の商標登録と国際登録の商標登録の両方が存在しているんだよ。

うーん、マドリッド制度の加盟国を選ぶ場合では、国際登録と通常の商標登録が選べるかな。でもマドリッド制度の加盟国でない国もあるからね。そのような国では国際登録は選べないんだよ。台湾や香港はマドリッド制度の加盟国じゃないしね。でも主要国はマドリッド制度の加盟国であることが多いね。

そうだねぇ、そういう登録の仕方もあるけど、あまりお勧めしないな。理由はあとで説明するよ。

実は信じたあなたが悪いという嘘かもしれないね。外国出願の手続は様々な要因が絡むから単純な結論は難しいかな。特に費用や時間の要因は、通常の直接出願とマドプロの国際出願の両方を取り扱ってないと比較できないよね。知的財産に詳しい人が例えば企業の特許部出身だったりすると、特許制度には詳しくても商標制度は聞きかじり程度だったりして、費用や時間などの踏み込んだ事情は良くは分からない可能性もあると思うよ。弁理士でも専門分野があって、医業に例えると皮膚科と脳外科は違うからね。外国の商標を実際に業務しているところでないと実情は分からないもんだよ。

全部嘘なら詐欺みたいだよね（笑）。正確には費用が安い、登録までが早いというような謳い文句が正しい場合もあるけど、正しくないかもしれないね。具体的には選んだ国の数に依存するかなあ。これから詳しく説明するけど、結論として商標登録を取得する国が２以下なら個別の出願の方が間違いなく利点が多い。

]マドリッド制度の利用が本当に美味しいのは多国籍企業が全世界で統一した商標取得を図るような場合だろうね。そんな場合には利用する利益が大きいと思う。でも個人で初めて外国で売ろうとする人の商品の商標と、大会社が世界の隅々まで販売する商品が同じ商標の保護で良いという訳にもいかないと思うよ。

実は、そこにマドプロの本質的な問題があるんだな。マドリッド制度は、本国で登録された商標について他の加盟国でも同じ商標、同じ指定商標・指定役務の範囲で保護しましょうという方針がある。つまり、本国の登録が基本で、その保護を拡張するのがマドリッド制度だとも言える。でもそもそも本国登録が外国に展開するのに不適当な場合は、後々笑えないことになるんだ。

例えば、日本の商標登録が英字とカタカナの２段書きの商標の場合は、外国に拡張するのは適当でないかな。カタカナ、ひらがな、漢字という日本語の文字は、外国では文字とは認識されたとしても読めないことから図形と同じ扱いになる傾向にある。従って、仮に登録自体はできても、その日本語文字の2段書きの商標を実際は使用しないだろうし、そうすると不使用の取消を受けたり、使用証明を出せずに登録抹消となり易い。

また、指定商品・指定役務の記載も実は国ごとに適した記載方法があって、日本では商品・役務の記載が包括的な記載で良いけれど米国や中国では具体的な記載が求められているんだよ。例えば、日本で25類の被服を指定していても、米国では25類の記載としては、「jerseys, shirts, sweatshirts, pants, shorts, skirts」のように具体的な記載が必要なんだ。このような変換を出願時にしておけば、米国での暫定拒絶を受けずに済むけど、これは既に翻訳ではないよね。だからマドプロ出願時に商品役務の記載を翻訳してという場合は、大概暫定拒絶を受けて現地代理人による対応が必要になるだろうね。現地代理人が要らないので費用が安いというのは、出願時の負担だけで、実は結局必要になる場合が多いんだよ。

外国出願にかかる費用は、i)政府機関費用（オフィシャルフィーとも呼ばれます。）、ii)代理人費用、iii)現地代理人費用の３つがかかり、代理人費用は代理人を雇用しなければかからない費用でともいえる。でも通常はその国の拒絶通報に対しては代理人を雇用して応答することになるね。まず、政府機関費用だけで比較してみよう。

これら国際登録出願と各国の通常出願の差は、世界知的所有権機関(WIPO)の管理料ということになるね。米国だとその差は84,004円、中国だとその差は93,908円でこれには特許庁の9000円が含まれていないので、90,000円から100,000円ほどの管理料を払ってWIPOに管理を委ねている構図となるんだよ。

これは現地代理人が出願当初が不要になることから、その分をWIPOが上のせしているんだけど、米国商標代理人は出願手数料が平均600 USD(約7万)程度、中国商標代理人も3~5万程度なので、米国だけや中国だけを指定国とするマドプロ出願は、WIPOの上乗せ分が全く取り返せないことなるね。例えば米国と中国の２カ国の場合、その差が106,508円となるけど、国内代理人の費用を考えると、やはりマドプロ出願の方が高くなる場合がほとんどで、３カ国以上の指定国数であればやっとWIPOの管理費の割り勘効果も得られるところだと思うよ。

マドプロは、先にも説明したように、本国の登録を拡張しようとするものだから、本国の登録が未だならば本国の登録費用も併せて考える必要があるね。

これも現状を考えると正しくはないかなあ。実際、米国の直接出願では、出願してから３、４か月で出願についての審査官からの連絡があり、早い場合では６，７か月で登録されることもある。中国でも商標登録審査周期は5カ月半以内となってきている。

一方、マドプロ出願では、特許庁でWIPOに送る前の方式チェックがあり、WIPOでも管理などの必要性から所定の時間がかかり、指定国での審査のタイミングが実は半年ほど遅れることなる。つまり、審査の処理が早い国に対して、マドプロ出願では数か月程度遅くなり、審査がかなり遅い国だけに対して1年6ヶ月のタイムリミットが効いてくるというところだろうね。マドプロの方が早く登録できるには、審査の遅い国を指定国にした場合に限るというのが正しいと思うよ。

最近は、中国と米国の商標審査の処理速度が速くなってきている。一方、マドプロを利用することを決めて進めた場合、本国で登録する日本での商標審査が最近長くなっていることも考えた方が良いかな。最近は９か月以上はかかっているように思うなあ。

商標の場合、他国への出願に際してあまり優先権主張はしないかな。書類を準備するのに、それほど時間はかからないからね。商標を出願するタイミングは、その国へ進出するタイミングで考えられていることが多く、商標を選んだり作ったりしたタイミングではないからね。発明したタイミングで出願を進める特許や意匠とは違うんだよ。優先権主張の書類の作成等で費用がかかるからね。商標の優先権の制度はあるけどあまり利用している人はいないね。

特許庁の国際登録に関するよくある質問のメリットは次のようになっているね。

費用や審査の速さのメリットは挙げてないね。現地代理人についても”その国で拒絶理由がないとき”という前提条件があるよね。様々な前提条件を挙げずに主張できる国際登録のメリットは、権利維持のための手続がある。存続期間の更新や指定国の追加、指定しなかった商品・役務を事後指定で追加もあるね

更新の手続きは確かに簡単だね。クレジットカード１つでオンラインで手続できるからね。ここで更新の費用も比較してみよう。

ここまで違うと、現地代理人を使わないメリットを出すのは、やはり費用的に３か国以上だろうね。更新の基本料653CHFをどうやって分散させるのかという話になるかな。でも中国はマドプロの個別料(498CHF)が国内の６倍もチャージしているから、個別にしておいた方が賢いかもしれないね。

そうかもしれないね。でも更新手続は10年後の話だし、それとは別に米国では使用宣誓書を米国特許商標庁に提出する必要があるし、事後指定も便利だけどみんなが利用する制度でもないかな。セントラルアタックもあるしね。

セントラルアタックとは、国際登録の日から5年以内に、国際登録の基礎となった商標登録出願等が拒絶、取下げ、若しくは放棄となった場合、又は基礎となった商標登録等が期間満了、無効若しくは取消しとなった場合には、取り消された範囲内で国際登録の全部又は一部が取り消されることを言うんだよ。

そうだね。マドプロの弱点ともいえるかな。さてと、以上を頭に入れて、外国出願のルートを考えてみよう。ブランちゃんは、中国、アメリカ、ヨーロッパだっけ。費用面でいえば、直接個別に出願しても、マドプロで出願してもそんなに大差ないかな、本国登録が既にあるならマドプロでも良いよね。でもアメリカ、中国はマドプロ利用の場合、費用のメリットがあまりないよ。マーカス君は韓国と台湾だっけ？

成功した国際登録って、指定国で暫定拒絶も受け取ることもなくすんなりと保護が拡張した状態だと思う。それって現地代理人の選任が未だで、WIPOが指定国官庁との間に立ち位置を取った状態とも言えるけど、もし当事者が対立する事案が発生したとき、半歩は遅れるものとなり易いように思う。

現地代理人の選任がない指定国での公告に対して異議申立された時や、保護が拡張された後で取消審判を請求される場合では、その事柄を知らせる書類が指定官庁から海外からの郵便という形で、国際登録の出願人や国際登録出願の代理人に直接送られてきたりもするんだよ。もし代理人がいればどう対処するかのアドバイスをその時点でもらえることになるけど、代理人なしでは状況の分析から始まり、既に応答の期間も割り込んで、誰かをやっと選任するなどの当事者対立構造としては後手後手で直ぐに窮地のような展開になり易いかな。大掛かりな登山をするのに、案内人を現地で登山を開始してから慌てて雇うような感覚かな。こんな場合は拒絶がでないようにした国際登録って良かったのかは疑問だよね。

]現地代理人をないがしろにして国際登録を進める流れはあるけど、権利意識が高い国民性の国では現地代理人が必要だったりする。そこは頭に入れておく必要があるだろうね。