商標登録＋α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#75

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標：「夢馬／yumeuma」

１．出願番号　　商願２００５－７９４５５
２．商　　標 　「夢馬／yumeuma」
３．商品区分　　第３０類　
４．適用条文 商標法第４条第１項第６号
５．拒絶理由　　飯能商工会議所（埼玉県）が特産の西川材を使って制作し、ギネスブックで世界最大と認定された巨大木馬「夢馬」を表すものとして広く知られている標章と類似する標章を含む。

拒絶理由通知　意見書における反論

【意見の内容】
（１）　拒絶理由通知書において、審査官殿は、“本願商標は、飯能商工会議所（埼玉県）が特産の西川材を使って制作し、ギネスブックで世界最大と認定された巨大木馬「夢馬」を表すものとして広く知られている標章と類似する標章を含むものと認められるので、商標法第４条第１項第６号に該当する。”と認定されました。しかしながら、巨大木馬「むーま（夢馬）」はそれほど広く知られているもの（著名なもの）とは思えず、また、本出願人は飯能市の事業とは全くかけ離れた役務に「夢馬／yumeuma」を用いるものでありますので、埼玉県飯能市の権威を傷つけることも、公益を害することもないと考えます。それ故、前記商標法第４条第１項第６号に該当するとの審査官殿の認定には承服できず、以下に意見を申し述べます。なお、本出願人は、本日付け提出の手続補正書において、本願の指定役務中、「教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。）」とあるのを、「競馬に関するビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。）」と改める補正を行いました。これにより、本出願人の指定役務は全て競馬に関するものであることを明確にし、飯能市などの公的機関が行う事業とは全く関係のないことを鮮明にしました。
（２）　まず、審査官殿が拒絶の根拠として挙げられた商標法第４条第１項第６号は、「国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標」については、商標登録を受けることができないとする規定でありますが、飯能市の「むーま（夢馬）」は果たしてそれほど広く知られている（著名な）ものなのでしょうか？成る程、飯能市は、平成１７年４月１日付けで「森林文化都市宣言」を発表し、そのイメージキャラクターとして、揺れ動く木馬「むーま夢馬」を飯能駅南口に設置しました。そして、この設置した木馬は、平成１７年４月２８日に、世界最大の木馬としてギネス記録に認定されたようであります。しかし、世界最大の木馬と認定されギネスブックに載せられたことが、そのまま著名性に結びつくものではないと考えます。そのことが果たして日本国内において著名だといえるのでしょうか？はなはだ疑問であります。ギネスブック（ギネス・ワールド・レコーズ、ギネス世界記録、Guinness World Records）は、さまざまな分野の世界一を収集した本でありますが、収録されるのは、発行元であるギネス・ワールド・レコード社が定める「認定されたカテゴリー」の元で「認定されたルール」に従って作られた記録であります。ギネスブックの名称は2002年度版からギネス・ワールド・レコーズ（ギネス世界記録）に改称され、日本語版は1978年に初めて講談社が本格的な邦訳を刊行（1980年代半ばまで）、そのあとは長らく「きこ書房」が手がけてきましたが、2002年版を最後に取り扱いをやめたため、2004年版からは「ポプラ社」が発行しているようであります（但し、2003年版は発売されていません）。このギネスブックなどは普段我々が目にする機会はまずありませんし、たとえ目にしたとしてもそのようなものが載っているなど、ほとんど分かりません。また、ギネスブックに載っていても我々が知らないものはいくらでもあります。ギネス認定自体世間で騒がれているわけではなく、飯能市が「森林文化都市宣言」を行ったことも、そしてそのイメージキャラクターに「むーま夢馬」を採用し、それをイメージした木馬を飯能駅南口に設置したことも、世間の人は果たしてどれほど知っているのか。おそらく飯能市及びその近隣の地域において知られているのが、せいぜいではないかと思います。それ故に、日本国内において「著名」（商標法4条1項6号）であるなど、はなはだ疑問であります。審査官殿は何を根拠に著名だというのかよく分かりません。大々的に宣伝されれば兎も角、（ａ）飯能市が森林文化都市宣言をした事実、（ｂ）キャラクターを木馬とした事実、（ｃ）そのキャラクターの名前をムーマ（夢馬）とした事実、（ｄ）飯能駅南口に設置したムーマの木馬が木馬としては世界一の大きさであったとの事実、そして、（ｅ）そのことがギネスブックに載せられた事実、等々は認めるにしても、「むーま（夢馬）」が飯能市が宣言した森林文化都市のイメージキャラクターとして日本国内において著名であるとは、到底思えません。
（３）　また、今回の場合、本願商標は、地方公共団体の営む「まち作り事業」のキャラクターのネーミングと漢字表記「夢馬」が一致してしまったということのようでありますが、呼び名は飯能市の巨大木馬が「ムーマ」であるに対し、本願商標はあくまでも「ユメウマ」であって、互いの称呼は全く異なります。しかも、「夢馬」の漢字から生じる自然の称呼は、常に「ユメウマ」であって、飯能市のような「ムーマ」ではないはずです。自然に「夢馬」をムーマと読むことはないでしょう。だとすれば、本願商標を見て称呼しても、常に「ユメウマ」の称呼が生ずるのであって、その称呼から、飯能市の木馬を思い浮かべることはまずありません。まして、本願商標には「yumeuma」の英文字表記も含まれておりますので尚更です。本願商標「夢馬／yumeuma」を使用しても、誰も飯能市の「ムーマ」を想起するとは思えません。
（４）　また、商標法第４条第１項第６号の立法趣旨は、このような標章を一私人に独占させるのは、その団体や事業の権威を害することになり好ましくないとともに、これらの団体により行われる事業を含めて公益事業における著名標章の出所表示機能を保護しようとすることにあると思いますが、両者は呼び名も全く違いますし、とり行う役務においても、飯能市は「森林と人とのより豊かな関係を築きつつ、自然と都市機能とが調和するまちづくり事業」であるのに対し、本願は、「インターネットを利用した競馬に関する知識の教授や競馬の予想や競馬に関する情報の提供」等、競馬に関するものでありますので、互いに全く異質のものであり、出所の混同を来すこともないと考えます。それ故、例えば、本願商標「夢馬／yumeuma」を使用して、本出願人が自社の「インターネットのホームページを通じて競馬情報」を流したとしても、飯能市の権威や公益を害することはないでしょうし、飯能市の事業と出所の混同を来すこともないと思います。飯能市が「自然と都市機能とが調和したまちづくり事業」の一環として、例えば「競馬情報のインターネットサイト」を開設しているなどと、誰も思うはずはありません。それ故、本願商標「夢馬／yumeuma」が商標法第４条第１項第６号に該当することはないと考えます。

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